Довольно типичное дело о защите исключительного права (№А74-5168/2022): правообладатель предъявляет иск о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак по факту продажи ответчиком контрафактного товара в розницу в нескольких торговых точках. Представитель правообладателя произвел три контрольных закупки в принадлежащих ответчику трех магазинах, находящихся в одном городе. Закупки были осуществлены в течение одного часа. В каждом магазине был приобретен товар (электронная сигарета) разного вида, при этом на каждом товаре было нанесено обозначение, сходное до степени смешения с одним товарным знаком истца.
Истец предъявил иск о взыскании компенсации в размере 150 000 рублей по 50 000 рублей за каждое нарушение. Суд первой инстанции, рассматривая дело в порядке упрощенного производства, пришел к выводу, что истец …превысил пределы защиты гражданских прав, преследуя цель получения дохода и причинения вреда ответчику. Логика этого подхода состоит в том, что правообладатель целенаправленно зафиксировал несколько нарушений, совершенных одним лицом, для того, чтобы привлечь его к большей имущественной ответственности взыскать большее количество компенсаций. Вероятно сыграло роль также то, что претензия по данным фактам была направлена ответчику спустя почти полгода после обнаружения данных нарушений.
В результате суд, руководствуясь п. 5 ст. 10 ГК, взыскал в пользу истца компенсацию в размере 10 000 рублей за первую по времени продажу сигареты, в удовлетворении требований по второй и третьей продажам отказал. Решение было оставлено без изменения вышестоящими судами.
Как следует из постановлений по данному делу, ответчик не ставил вопрос о применении ст. 10 ГК, суд признал действия ответчика злоупотребление правом по своей инициативе. В связи с этим возникает вопрос: может ли суд по своей инициативе применить ст. 10 ГК, если дело рассматривается в упрощенном производстве?
Есть разъяснение Пленума ВС, в соответствии с которым суд, усмотрев в действиях стороны явные признаки недобросовестного поведения, выносит этот вопрос на обсуждение (п. 1 ПП ВС №25 от 23.06.2015 г.). С учетом данного разъяснения применение ст. 10 ГК по инициативе суда в упрощенном производстве едва ли возможно, должен состояться переход в рассмотрение по общим правилам.
Примечательно, что при последующем обжаловании решения истец указывал, что он не преследовал цели увеличения размера компенсации за счет неоднократности нарушения для причинения вреда ответчику. О том, что все торговые точки принадлежат одному лицу ответчику он узнал только после того, как осуществил закупки. Однако данный довод не был воспринят положительно вышестоящими судами.
В целом поведение правообладателя при сборе доказательств нарушения исключительного права, как правило, принимается во внимание при рассмотрении дел данной категории. Суды часто ссылаются на определение ВС от 07 декабря 2015 г. №304-ЭС15-15472, из которого следует, что правообладатель утрачивает право требовать выплаты компенсации по последующим однотипным нарушениям, если после обнаружения и фиксации первого из них он не поставил нарушителя в известность о выявленном нарушении. При этом обычно суды в подобных случаях основываются на правиле о единстве намерений, в соответствии с которым несколько совершенных одним лицом нарушений могут быть квалифицированы как одно, если они представляют собой повторяющиеся действия одного вида неоднократное использование одного и того же объекта одним и тем же способом (п. 65 ПП ВС №10 от 23.04.2019 г.). Довод о недобросовестности истца выступает в качестве дополнительного основания частичного удовлетворения требований.
Кроме того, в случае, когда исключительное право нарушено посредством неоднократного распространения контрафактных товаров, единство намерений нарушителя не предполагается. На нем бремя доказывания того, что совершенные им действия по использованию объекта интеллектуальной собственности являются одним нарушением (продавал товары из одной партии, в рамках одной рекламной кампании и т.п.). Это правило о распределении бремени доказывания, сформулированное в абз. 3 п. 65 ПП ВС №10, соблюдается на практике далеко не всегда.
В данном деле правило о единстве намерений не было учтено в принципе, суды ограничились ст. 10 ГК. Судя по содержанию судебных актов, ответчик не представлял каких-либо доказательств в обоснование наличия единого намерения при совершении нарушений.
