Разберем на примере кейса:
У компании Ромашка зарегистрирован товарный знак в 30 классе МКТУ. В 2019 году Ромашка запустила производство печенья с использованием товарного знака и выпускает их до настоящего времени. Компания Лютик заявила в суд требование о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с неиспользованием.
Задачи:
1. Определить перспективы судебного спора.
2. Дать предложения ответчику по позиции и возможным доказательствам.
Решение:
- Обстоятельствами, имеющими значение для дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (далее тз), являются нижеуказанные обстоятельства, а именно:
- факт направления правообладателю предложения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на тз, либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на тз в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован
- факт заинтересованности лица, подавшего заявление
- факт неиспользования тз непрерывно в течение любых 3 лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи предложения заинтересованного лица тз не использовался.
При отсутствии хотя бы одно из вышеназванных обстоятельств иск о досрочном прекращении охраны тз не будет удовлетворен.
Решение о досрочном прекращении правовой охраны тз вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем тз в течение 3 лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Ромашка запустила производство печенья с использованием тз и выпускает их до настоящего времени.
При первичном анализе ситуации два основания для отказа в удовлетворении иска на лицо.
2. При соблюдении досудебного порядка компанией Лютик Ромашка по делу о досрочном прекращении тз должна доказать:
- использование тз самим правообладателем либо иным лицом, действующим на основании лицензионного (сублицензионного) договора
- использование тз под контролем правообладателя
- использование должно быть осуществлено способом согласно п. 2 ст. 1489 ГК РФ
- использование им тз в течение последних 3-х лет (ст. 1486 ГК РФ)
В качестве доказательств по делу могут использоваться (опционально):
- свидетельство на товарный знак, выписка из реестра
- лицензионные и сублицензионные договоры, договоры коммерческой концессии
- использование товарного знака под контролем правообладателя (соглашения, свидетельские показания и т.п.)
- копии деклараций товара и заявок на сертификацию товара в РФ и за пределами
- договоры на производство упаковки и платежные поручения на оплату (опционально)
- акты производственного контроля
- договоры поставки, купли-продажи товара с контрагентами и спецификации к ним
- счета фактуры и товарно-транспортные накладные, путевые листы
- договоры на создание рекламных материалов и их распространение
- макеты рекламных объявлений для распространения
- справки от операторов рекламных данных о визуальном содержании маркированной рекламы
- выписка из единого реестра интернет – рекламы
- годовые бухгалтерские балансы
- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
- нотариальный протокол осмотра сайта компании Ромашка
- справка о принадлежности домена
- сведения об отсутствии заявки на регистрацию товарного знака компании Лютик
- и др.
Ромашка не лишена права на представление иных возражений, к примеру, возражений, подтверждающих отсутствие заинтересованности у истца (на основе постановления Президиума ВАС № ВАС-14483/12 от 19.03.2013, Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015).
При наличии доказательств недобросовестного поведения заявителя, суд вправе отказать лицу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия такого лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
