Досрочное прекращение охраны товарного знака в связи с неиспользованием

Разберем на примере кейса:

У компании Ромашка зарегистрирован товарный знак в 30 классе МКТУ. В 2019 году Ромашка запустила производство печенья с использованием товарного знака и выпускает их до настоящего времени. Компания Лютик заявила в суд требование о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

Задачи:

1. Определить перспективы судебного спора.

2. Дать предложения ответчику по позиции и возможным доказательствам.

Решение:

1. Обстоятельствами, имеющими значение для дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (далее тз), являются нижеуказанные обстоятельства, а именно:

• факт направления правообладателю предложения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на тз, либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на тз в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован
• факт заинтересованности лица, подавшего заявление
• факт неиспользования тз непрерывно в течение любых 3 лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи предложения заинтересованного лица тз не использовался.

При отсутствии хотя бы одно из вышеназванных обстоятельств иск о досрочном прекращении охраны тз не будет удовлетворен.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны тз вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем тз в течение 3 лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Ромашка запустила производство печенья с использованием тз и выпускает их до настоящего времени.

При первичном анализе ситуации два основания для отказа в удовлетворении иска на лицо.

2. При соблюдении досудебного порядка компанией Лютик Ромашка по делу о досрочном прекращении тз должна доказать:

• использование тз самим правообладателем либо иным лицом, действующим на основании лицензионного (сублицензионного) договора
• использование тз под контролем правообладателя
• использование должно быть осуществлено способом согласно п. 2 ст. 1489 ГК РФ
• использование им тз в течение последних 3-х лет (ст. 1486 ГК РФ)

В качестве доказательств по делу могут использоваться (опционально):

• свидетельство на товарный знак, выписка из реестра
• лицензионные и сублицензионные договоры, договоры коммерческой концессии
• использование товарного знака под контролем правообладателя (соглашения, свидетельские показания и т.п.)
• копии деклараций товара и заявок на сертификацию товара в РФ и за пределами
• договоры на производство упаковки и платежные поручения на оплату (опционально)
• акты производственного контроля
• договоры поставки, купли-продажи товара с контрагентами и спецификации к ним
• счета фактуры и товарно-транспортные накладные, путевые листы
• договоры на создание рекламных материалов и их распространение
• макеты рекламных объявлений для распространения
• справки от операторов рекламных данных о визуальном содержании маркированной рекламы
• выписка из единого реестра интернет – рекламы
• годовые бухгалтерские балансы
• справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
• нотариальный протокол осмотра сайта компании Ромашка
• справка о принадлежности домена
• сведения об отсутствии заявки на регистрацию товарного знака компании Лютик
• и др.

Ромашка не лишена права на представление иных возражений, к примеру, возражений, подтверждающих отсутствие заинтересованности у истца (на основе постановления Президиума ВАС № ВАС-14483/12 от 19.03.2013, Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

При наличии доказательств недобросовестного поведения заявителя, суд вправе отказать лицу в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из фактических обстоятельств, действия такого лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.